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[问答] 商标面临“撤三”，商标权人该如何救济?

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跳舞的肋骨 发表于 2022-6-3 23:45:09 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
商标是文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音等单独或组合而成的商业标识，其具有区别商品或者服务来源、避免混淆维护消费者利益的作用。在商标的实际使用过程中，商标权人为了自身商誉不被他人攀附，往往在相同或者类似商品/服务，甚至是跨类商品/服务注册商标，但由于业务范围限制或者是未规范使用商标，使得全面布局下的保护性注册商标处于闲置状态。对于连续三年处于闲置状态的保护性注册商标，利益第三方会向商标局申请撤销该保护性注册商标。结合实务中遇到的案件，笔者就此类面临“三撤”的商标，商标权人该如何救济分享实务心得，以飨读者。
一、“撤三”制度概述
《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。该条即俗称“撤三”制度，意在鼓励和督促商标权人积极使用注册有效的商标，发挥商标的识别来源作用，同时也为了打击恶意囤积商标行为，维护商标相对权与公共利益之间的平衡。
一直以来，实务界认为所谓的“撤三”制度主要指注册商标连续三年未在指定的申报大类上使用才可能面临“撤三”的风险，然后实务中笔者发现，尽管权利人主张同类别使用，但是法院仍会根据商品或者服务的销售对象、范围、途径等综合进行考虑，因此，即使是同大类项下的子项，也有可能因为连续三年未使用而难以维持。如在(2020)京73行初18017号行政判决书中，北京知识产权法院认为，“磁性编码器”商品所属的0901小群组，与诉争商标核定使用的“传感器”商品所属的0913小群组在功能、用途等因素组成的共同性方面存在较大差异。“磁性编码器”商品与“传感器”商品不应被认定为相同或类似商品。虽然从概念上显示，“传感器”整体功能的实现需要不同环节功能的实现并相互配合，而其中某一部分环节的功能与“编码器”功能具有类似性。但不能因此得出，某一商品与另一商品中的部分功能相类似两者应视为同一商品或是存在属种关系的结论。综合上述分析，本院无法认定，诉争商标在“编码器”商品上的使用可视为在“传感器”商品上的使用，即在案证据未形成完整的证据链证明诉争商标于指定期间内在核定使用的“传感器”商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。故诉争商标在“传感器”商品上的注册应予撤销。
二、“撤三”制度中“使用”意涵的界定
《商标法实施条例》第六十六条规定，商标权人面临“撤三”时，应在收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由。此处所谓的“使用证据”，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，起识别商品来源的行为。需要明确的是，没有实际使用注册商标，仅有转让或者许可行为；或者仅是公布商标注册信息、声明享有注册商标专用权的，在司法实务中一般不认为属于商标性使用。
除了前述对“使用”的认定外，实际上，“撤三”制度所谓的“使用”意涵还应包括如下几个方面：
（一）注册商标的专用权，以核定使用的商品/服务范围为限
注册商标“连续三年不使用”中的“使用”，应当理解为限定在核定类别商品/服务上的使用，而在核定使用商品/服务类似的商品/服务上的使用,不应视为该条所称的“使用”。如果允许这种扩大专用权范围、占据本不属于自己领地的行为，将在一定程度上削弱商标注册制度的公示公信效力。所以商标权利人如果将注册商标使用在了核定使用范围之外的商品/服务上，应当另行提出注册申请。如在(2017)京行终1571号行政判决书中，二审法院北京高级人民法院认为，保护性、防御性注册并不构成不使用注册商标的合理理由。云瑞之祥公司在茶叶等其它商品上是否使用“云铜”商标与本案无关。
（二）商标标识的改变会影响“使用”的认定
就商标的功能而言，商标只有通过实际的商业使用行为，才能实现或者发挥其识别商品来源的功能，进而在商标与权利人提供的商品或者服务之间产生一一对应关系。如果对注册商标进行改变后使用，那么实际发挥识别商品来源功能的，便是改变后的商标，对于注册商标而言，其识别商品来源的功能未能实现。从相关法律规定来看，商标法第四十九条第一款规定，商标注册人在使用注册商标过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者册事项的管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。可见商标法明确要求权利人规范使用注册商标，自行改变注册商标不仅不能被认定为是实际使用，还有可能导致商标被撤销，因此对注册商标进行改变后的使用行为原则上不应被认定为商标法意义上的“实际使用”。
但是实际使用的商标与核准注册的商标有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条规定：“实际使用的商标与核准注册的商标有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”在(2018)粤民终1740号判决书中，江中药业股份有限公司与揭阳市林源堂医药科技有限公司侵害商标权纠纷案中，广东高级人民法院认为，江中药业公司对本案请求保护的注册商标“江中”的直接、规范使用，是在该注册商标上加了椭圆形图案作为背景颜色，主张为细微变化，且江中药业公司提交的证据显示其已另行注册了该图文商标，主张该商标是独立于本案权利商标而单独存在的注册商标。实际使用的商标与核准注册的商标有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用，但是江中药业公司实际使用的商标与核准注册的商标有差别，且未将这种差别严格控制在“细微变化”的范围内，导致该变化后的商标与注册商标丧失同一性，因此对其主张本院不予以支持。
由此可见，司法实践中允许实际使用的商标与核准注册的商标有差别，但将这种差别严格控制在“细微变化”的范围内，具体而言就是这种细微变化不会导致该变化后的商标与注册商标丧失同一性。如非如此，则不能被视为是实际使用。
三、商标面临“撤三”，商标权人的救济途径
（一）商标面临“撤三”，商标权人的实体救济途径
《商标法实施条例》第六十七条规定，商标面临“撤三”，如商标权人有正当理由，包括“不可抗力”、“政府政策性限制”、“破产清算”以及其他不可归责于商标注册人正当事由的，可以使得商标不会面临被撤销的风险。然而，实务操作中笔者发现，援引前述事由必须充分具体，否则很大可能不会被法院支持。
“不可抗力”事由上，(2018)京行终629号行政判决书中，北京高级人民法院纬度俱乐部主张因出现不可抗力因素导致其未能在指定期间正常使用诉争商标。但是，商标的使用可覆盖全国地域，包括商标权人的自行使用和许可他人使用，诉争商标于2008年5月28日即获准注册，至2014年6月，在长达六年时间内，纬度俱乐部以当地泥石流自然灾害破坏为由主张诉争商标未能正常使用，理由并不充分，应不予支持。
“政府政策性限制”事由上，在商评字【2019】第0000042319号关于国际注册第G1044986号"SKY"商标撤销复案中，被申请人"SKY INTERNATIONAL AG"辩称：其是英国和爱尔兰首屈一指的数码收费电视频道供应商。被申请人及其下属公司主要在英国和爱尔兰运营付费电视广播、宽带和电话等业务。被申请人因政府政策性限制不能正常在中国市场上在其指定的第 38类电视广播服务上使用复审商标，属于《商标法》规定的不使用之正当理由。评审认为：中国《广播电视管理条例》、《外商投资产业指导目录》等明确规定"国家禁止设立外资经营、中外合资经营和中外合作经营的广播电台、电视台"，限制外商投资产业包含“电信服务”等，不支持被申请人的抗辩理由。
“破产清算”事由上，在(2020)京73行初17212号行政判决书中，北京知识产权法院认为破产清算为注册商标未使用的正当理由之一，但破产重组并不等同于破产清算，且在案证据并不足以证明在人民法院受理原告破产重组案前原告已丧失实际生产经营能力。即便原告在重组期间已被迫停止正常生产经营活动，该期间亦并未全部覆盖2016年4月4日至2019年4月3日的三年指定期间，故原告关于其在指定期间未使用诉争商标有正当理由的相关主张缺乏依据，本院不予支持。
（二）商标面临“撤三”，商标权人的程序救济途径
注册商标被提起“撤三”后，商标局在收到“商标撤三申请”后，会向商标权利人下发《关于提供注册商标使用证据的通知》，通知权利人在收到通知后的2个月内提供在核定使用商品上的使用证据或不使用的正当理由。如商标权人不想失去该“撤三”商标，可利用行政程序进行自我救济。
1.提交真实、具体的使用证据
符合相关规定的商标使用方式如下所述：
（1）将商标贴在商品、商品包装、容器、标签等上。通过商超货柜、店铺装潢、价目表、产品手册、介绍手册、等证明商标的使用。
（2）商标用于与商品销售相关的交易文件，包括商品/服务销售合同、销售发票、销售数额、市场占有率统计明细等。
（3）报纸、杂志、广播、电视、新媒体等媒体渠道的宣传性使用，如通过广告牌、电视广告播放记录、网页截图、邮件广告、展览会或者其他商业宣传形式。
其他依法使用商标的其他形式。
《商标法》第五十四条规定，对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
因此，商标权人可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会将在九个月内将审查结果书面通知当事人。即使无法提供使用证据，亦需积极答辩，延长审查时间，避免“撤三”申请人在不存在权利阻碍时申请注册商标。
2.重新申请注册商标
《商标法》第二十八条规定，对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕，符合本法有关规定的，予以初步审定公告。第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
商标被“撤三”后，原商标权人可以申请重新注册该“撤三”商标，由于“撤三”商标尚在审查期内，尽管商标申请通过形式审查，但由于存在在先权利障碍，因此新商标的注册申请会被驳回。但在驳回后，申请人可以再向商标局申请驳回复审，当商标局作出“撤三”的裁定结果后，商标注册申请可能进入初审阶段，此时，原商标权人可以避免“撤三”申请者抢注自身商标，维护自身利益。
在新的商标注册申请通过审查得以注册后，商标权人需积极将商标投入使用，留存商标的使用证据，以防止再度被“撤三”。就在核定范围部分使用的商标而言，也应注意商标是否在注册类别上全面使用，但此时需对商标维持费用与商标使用效益进行利益衡量，从企业经营效益出发，合理进行商标布局。


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